지식재산권 및 특허법 개요

 

I.      지식재산권의 개관 및 최근 동향

 

1.     지식재산이란?

인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식, 정보, 기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원, 그밖에 무형적인 것으로써 재산적 가치가 실현될 수 있는 것.

 

2.      타 법률과의 관계

      독점규제 및 공정거래에 관한 법률 : 상호 모순관계에 있으나, 정당한 권리행사에 대해서는 적용을 배제

 

3.      부정경쟁방지법 : 지식재산권으로 권리화가 되지 못한 경우를 보호의 대상으로 함

 

4.      지식재산권 보호의 중요성

  1.      권리보호의 중요성

  2.      침해의 용이성

  3.      입증의 난이성

  4.      피해의 중대성

5.      지식재산권의 분류

산업재산권	특허	자연법칙을 이용한 기술적 사상과 창작을 보호
	실용신안	Lifecycle 이 짧은 물품의 형상, 구조, 모양에 관한 고안의 보호
	디자인	물품의 외관의 나타난 디자인의 보호
	상표	기호, 문자, 도형으로 구성된 화체된 신용의 보호
저작권	저작물	저작물(창작물) 및 저작인접권(실연, 방송, 음반제작의 권리)
	컴퓨터프로그램	프로그램에 나타난 표현의 보호
신지식재산권	반도체 배치설계권	현재 MASKWORK의 유사 저작권 보호
	영업 비밀	비공지성, 비밀관리성, 유용성
	데이터베이스	창작물 유무와 상관없이 데이터베이스를 구축한 자의 노력에 대한 보상
	식물신품종	식물의 신품종에 대한 육성자의 권리보호, 주요 작물의 품종 성능관리, 종자의 생산 보증 및 유통 등에 관한 사항

 

6.      산업재산권의 비교

구  분	특허권	실용신안권	디자인권	상표권
보호 대상	발명 (Invention)	고안 (Utility Model)	디자인 (Industrial Design)	상표 (TradeMark)
등록 요건	신규성, 진보성, 산업성, 고도 ○	신규성, 진보성, 산업성, 고도 X	신규성, 창작성, 공업성	자타 상품의 식별력
존속 기간	출원일로부터 20년	출원일로부터 10년	출원일로부터 20년	등록일로부터 10년, 갱신 가능

 

 

7.      특허권과 저작권의 비교

구  분	특허권	저작권
보호 대상	기술적 사상	창작물의 표현 형식
성립 요건	신규성, 진보성, 산업성	창작성
보호 내용	특허의 독점적 ‘실시’	저작인격권, 저작재산권
심사 제도	있음	없음(단, 등록제도 있음)
존속 기간	출원일로부터 20년	생존기간 + 사후 70년

 

8.      독점배타적 권리의 활용

지재권의 기능	지재권의 활용	지재권 전략
시장 독점적 기능	라이선스 불허, 시장 독점	강한 특허 전략, 특허 양수
시장 주도적 기능	전략적 파트너와 시장 주도	크로스 라이선스, Alliance
침해 규제 기능	유사제품의 출현 규제, 차단	침해 감시 및 법적 규제

 

9.      사업 전략적 활용

지재권의 기능	지재권의 활용	지재권 전략
경쟁 방어 기능	비즈니스의 보증, 거래선 변경방지	강한 특허 전략, 특허 양수
사업 교류 기능	Business Alliance	경쟁사와 크로스 라이선스, 표준화
기술 교류 기능	Technology Alliance	공동개발, 특허공유로 기술시장 독점

 

10.   지식재산 경영의 필요성

1.      시장에서 독점적 지위 확보

  -  분쟁예방 및 권리보호

  -  R&D 투자비 회수 및 향후 추가기술 개발의 원천

  -  정부의 각종 정책자금 및 세제혜택 지원

 

II.    특허법상 ‘발명’이란?

 

1.     특허의 등록은 어떻게?

1)      자연법칙을 이용한 기술적 사상인가?	성립성
2)      산업상 이용할 수 있는가?	산업성	적극적 성립요건 (충족사유 3가지)	실체적 요건
3)      새로운 발명인가?	신규성
4)      종전에 있던 발명보다 진보된 발명인가?	진보성
5)      불특허 사유에 해당되지 아니한 것인가?	공익적사유	소극적 요건
6)      명세서에 발명이 구체적으로 기재되고 청구범위는 명확한가?	서류적	절차적 요건
7)      다른 사람보다 먼저 출원하였는가? (선특허주의 : 특허법)	선출원주의

 

2.      특허제도의 기원

  1)     최초의 특허법(1474년) : 이탈리아 베니스에서 모직물공업 발전을 위해 법을 제정

  2)     현대적 특허법의 모태 : 영국의 전매조례 선발명주의, 독점권(14년), 공익위배 대상 특허 불인정

 

3.      특허법의 목적 : 발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진                                         하여 산업의 발전에 이바지 함을   목적으로 한다.

 

4.      특허법의 중요성 : 지식재산권 전략수립(특허의 경제적 가치), 침해시 대응방안 모색

 

5.      특허법의 중요 개념

  1)     ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것(소극적 기준으로 사용)

  2)     ‘특허발명’이란 특허를 받은 발명을 말한다.

  3)     ‘실시’란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. -> 사용보다 넓은 개념(상표:사용, 특허:실시)

               -       물건의 발명인 경우 : 그 물건을 생산.사용.양도.대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약                              (양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

               -      방법의 발명인 경우 : 그 방법을 사용하는 행위

               -       물건을 생산하는 발명의 경우 : 나 목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용.양도.대여 또는                               수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 

6.      특허권 : 특허발명을 일정기간 독점적, 배타적으로 실시할 권리 (일정기간 : 출원일로                          부터 20년)

7.      특허법상 발명과 특허 발명

    발명(성립성) + 특허 요건(산업성, 신규성, 진보성) → 특허 발명(특허권)

 

8.      특허법 제도의 원리

  1)     권리주의 : 법에 의하여 특허권이 부여(↔은혜주의)

  2)        심사주의 : 신규성, 진보성 등의 실질적 특허요건의 판단에 대하여 심사 후 특허권 부여(↔무심사주의)

  3)     선출원주의 : 최선의 출원자에게 특허권 부여(↔선발명주의)

  4)     출원공개주의 : 심사주의의 단점을 보완하기 위해 발명내용을 일정기간 후에 공개

  5)     등록주의 : 특허권은 설정등록에 의해 발생(등록원부에 등재)

 

9.      발명의 성립성 : 자연법칙의 이용, 기술적 사상, 창작성, 고도성

 

10.   자연법칙의 이용

    1)     자연법칙 자체는 안됨 → 발견의 대상

                 -    만유인력의 법칙, 가속도의 법칙, 열역학의 법칙, 에너지 보존의 법칙 등

                 -    자연법칙 자체 : E=mc2(특허 X)

                 -    자연법칙의 이용 : 원자력 발전기 (특허 O)

                 -     ‘응용물’ → 발명의 대상

    2)     자연법칙이 아닌 인간의 정신활동 또는 심리적 작용은 안됨

                 -     최면술, 명상을 통한 피로 퇴치법 등

                 -     경험법칙, 논리법칙을 이용한 것

    3)     자연법칙에 반하는 것은 불가

                 -     영구 운동의 기계장치, 영구 발동기 등(일본 판례)

                 -     강력한 전파를 발사하여 태풍의 눈을 소멸시키는 발명(일본 판례)

    4)     컴퓨터 프로그램 : 제한적으로 가능

          소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현 → 발명 O, 특허의 대상

 

11.   기술적 사상

    1)     기술 : 일정한 ‘목적’을 달성하기 위한 ‘수단’이 합리적으로 구성된 것.

    2)     사상 : 구체적 수단이 아닌 추상적.개념적인 수단으로 표현하면 충분.

    3)     실시 가능성

    4)     반복 가능성 : 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실제 이용 가능하고 반복 실시하여 목적하는 기술                                    적    효과를 얻을 수 있어야 발명에 해당.

 

12.   창작성

  1)     기술적 사상(아이디어)이 창작될 것

  2)     발견 X

                -    발견 : 번개의 전기적 성질이 있다는 것을 인식하는 것

                -    발명 : 낙뢰를 피하기 위하여 피뢰침을 만들어 내는 것.

                -    용도 발명 : DDT의 살충효과 발견, 의약품의 용도 발견(투여용법, 투여용량의 변경)

 

13.   고도성 (특허 vs 실용신안)

  1)     기술적 사상으로서 그 수준이 높아야 함을 의미

  2)     실용신안법상의 ‘고안’과 대비되는 개념→변경출원제도(실용신안↔특허 변경), 신청일자 소급적용

  3)     특허 : 대발명, 실용신안 : 소발명

 

14.   특허법상 발명의 성립성 X

  1)     특허 거절의 사유 : 산업상 이용가능성이 없어서 특허 거절(대법원 판례)

 

15.   물건의 발명 > 방법의 발명

 

16.   기본 발명, 개량 발명

 

17.   생물공학 관련 발명

  1)     식물 발명 : 유전자 조작, 접목 등에 의하여 변종식물을 발명

  2)     동물 발명 : 신체를 구속하는 것을 제외하고는 특허를 받을 수 있음

  3)     미생물 발명 : 1980년 미국 연방대법원 판례(유전자 재조합으로 석유 폐기물을 먹는 미생물)

  4)     유전자 관련 발명 : 인위적으로 합성된 유전자에 대한 특허는 인정(‘응용물’은 발명 인정)

                -  물질 : 유용성이 밝혀진 경우만 가능

                -  방법 : 사람의 치료진단 방법은 의료행위에 해당되므로 산업상 이용가능성이 없는 것으로 봄

 

18.   영업방법 발명

  1)     개념 : 정보통신기술을 이용하여 구축한 새로운 영업방법 또는 그 시스템에 관한 발명

  2)     논의 : ‘발명의 성립성’ 인정 여부 (신규성 – Platform)

  3)     관련 판례 : 영업방법발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여                              구체적으로 실현되고 있어야 한다.

 

19.   발명 개념의 변화

  1)     미국 : 발명의 범위를 폭 넓게 인정

  2)     용도 발명, 선택발명 : 그 속성상 발견이난 특허 인정

  3)     BM 특허 : 추상적 아이디어 → 컴퓨터 프로그램으로 구현 (특허 인정)

  4)     자연법칙의 이용 → ‘자연법칙 그자체가 아니다’ 정도로 소극적 해석

 

III.  특허요건의 이해

1.      특허 요건

1)     발명 : 특허요건의 이전단계 (발명의 성립성.보호범위)

                   → 모든 발명이 특허를 받을 수 있는 것 X

2)     적극적 요건 : 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성(용이 가능성 X) → 충족사유 3가지

3)     소극적 요건 : 공익적 사유

4)     절차적 요건 : 출원절차 등 (서류적) 1출원 1특허주의

5)     특허요건 충족 : 특허 등록(특허명부) → 특허 발명 → 특허권 취득(실시권-사용보다 넓은 의미)

6)     실체적 요건 : 적극적 요건, 소극적 요건, 절차적 요건

 

2.      적극적 요건

1)     산업상 이용 가능성

2)     신규성

3)     진보성

 

3.      소극적 요건 : 충족 → 특허 X (공익성)

4.      발명과 특허발명의 차이

1)     발명 : 적극적 요건 O, 소극적 요건 X, 절차적 요건 O

2)     특허발명 : 발명에 특허권 부여 → 발명의 성립성 + 특허요건

 

5.      산업상 이용 가능성 : 난이도 높음

1)     산업

                i.    공업, 상업뿐만 아니라 농수산업, 목축업 외 운성업 등 보조산업도 포함

               ii.     즉, 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 최광의 개념

              iii.     업으로서 이용될 가능성이 없는 발명 → 산업상 이용할 수 있는 발명 X

2)     이용 가능성

                i.     ‘실시’를 의미

               ii.     동일 결과를 반복할 수 있는 가능성을 의미 : 반복성

               iii.     발명이 실제로 즉시 실시될 것을 의미 X

               iv.     특허 출원시 장래 이용 가능성만 있으면 됨

                v.     장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용 가능성이 생겨나는 경우                              → 이용 가능성 X (판례)

               vi.     경제적 불이익 여부, 행정기관의 인.허가 여부 불문

              vii.     의료업의 산업성 인정 여부

1.      의료기기, 제약산업 : 특허 O (생산 자체가 산업상의 이용)

2.      의료행위 : 특허 X (의료업은 특허법상 산업 X)

3.      의료행위가 인류의 복지와 밀접 불가분의 간계에 있더는 정책적 고려

4.      동물을 위한 치료방법의 발명 → 특허 O

5.      특허법에 따른 생명공학 분야 특허 보호대상

방법	수술, 치료방법	사람불가, 동물 가능	사람의 치료, 진단 방법은 의료행위에 해당하므로 산업상 이용 가능성이 없는 것으로 봄
	유전자 치료법	사람불가, 동물 가능
	진단 방법	사람불가, 동물 가능

6.      신규성 : ‘구체적 사실’에 기초한 ‘객관적 판단’

  1)     선행기술에 비추어 기존에 없던 새로운 발명 (vs 저작권법상 창작성)

  2)     판단기준: 특허 출원시(시각주의-시.분.초), 국내 또는 국외(국제주의-해외도 없어야 신규성 有)

  3)     선출원주의 : 일자 기준

  4)     속지주의 : 각 나라마다 특허출원

  5)     신규성 상실 사유

                i.    특허출원 전 국내 또는 국외에서 ‘공지’된 발명 : 특허 X (공지 : 불특정 다수인이 알거나 알수 있는 상태, 알아                         야 하는 것은 아님)

                ii.     특허출원 전 국내 또는 국외에서 ‘공연히 실시’된 발명 : 특허 X (현실적으로 알려졌는지 불문)

                iii.      특허출원 전 국내 또는 국외에서 ‘반포된 간행물’에 게재된 발명 : 특허 X

                         -   간행물 : 불특정 다수의 일반 공중이 이 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물

                         -    반포 : 열람 가능한 상태가 되도록 배포

                         -    발행연도(연 말일), 발해연월(월 말일), 발행연월일

                         -    간행물의 발행시기가 기재되니 아니한 경우 : 카다로그의 배포.반포 되었음을 부인 X

                         -     간행물에 ‘게재된 발명’ : 게재된 외형 사진만으로는 고안이 아니다.

                 iv.   특허출원 전 국내 또는 국외에서 ‘전기통신회선’을 통하여 공중이 이용 가능하게 된 발명 : 특허 X

                         -      전기통신회선 : 인터넷, 공중게시판, 이메일 등

                         -     모든 전기통신회선 X, 일정한 운영자 한정 : 정부,지자체,연구기관,국공립학교, 외국 포함.

                         -      비밀준수 의무가 있는 특정인에게만 공개 : 공중이 이용 가능한 발명이 X

  6)     신규성 상실의 예외

                i.         자발적 공개 : 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 공지

               ii.         의사에 반한 공개 : 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 공지

              iii.         Q) 발명자의 자발적 공개 → 제3자의 동일 발명 출원 → 발명자 출원 → ?

                        -    발명자의 출원은 어떻게 처리? 취소

                        -   제3자의 출원은 어떻게 처리? 취소

                        -   제3자의 출원 취소(선출원 상실)시 발명자 다시 출원 가능

 

7.      진보성 : ‘가정적’ 판단

  1)     용이하게 발명될 수 없는 발명

  2)     진보성이 판단 단계

               -   특허법상 발명 → 산업상 이용 가능성 → 신규성 → 진보성 (마지막 단계)

  3)     판단 기준 : 발명의 3요소 (시험문제)

                i.         목적의 특이성 : 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제

               ii.         구성의 곤란성 : 해결방법 → 평균적 기술자가 쉽게 구성할 수 없어야 함

              iii.         효과의 현저성 : 발명에 의해 발생한 결과 → 선행기술과 대비하여 예측하기 어려운 효과

              iv.         ‘그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자’를 기준 : 심사관의 판단 X

               v.         판단의 어려움 : 출원 발명과 선행기술(인용발명)을 어떻게 해석하느냐에 따라 그 충족 여부가 달라짐 :                                발명의 명세서에 게시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용                              이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다.

 

8.      절차적 요건

  1)     선출원주의 : 동일한 발명에 대하여 2인 이사의 특허출원이 경ㅇ합하는 경우 가장 먼저 출원한 자에게 특허권 부여              (↔선발명주의)

  2)     시간적 판단기준

                -  시각주의 : ‘시’를 기준으로 판단 (독일, 프랑스)

                -  역일주의 : ‘일’을 기준으로 판단 (우리나라, 일본)

  3)     동일한 발명에 대하여 ‘같은 날’에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허 출원인 간에 협의하여 하나의 특허출원            인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. → 공동 출원

  4)     확대된 선출원주의 : 청구항만 비교 → 상세설명까지 확대 비교 (동일인 해당 X)

  5)     발명의 동일성 여부 : 동일한 발명을 전제, ‘특허청구범위’ 판단, 실질적/내재적/부분적 동일 여부

  6)     1특허 출원주의 : 단일한 하나의 발명에 대해 하나의 특허출원만 인정, 1군의 발명(상호연관성)

  7)     양식주의 : 일정한 양식에 따라 서면으로 제출 (특허출원서)

                  - 제출서류 : 특허출원서, 명세서, 요약서, 도면(선택사항)

                  - 명세서 : 청구항, 상세 설명

  8)     도달주의, 국어주의(외국어-번역문), 특허출원할 수 있는 자(내국인, 미성년자 X, 금치산자 X)

 

9.      실체적 특허요건의 비교

	심사대상발명	선행기술(인용발명)	판단 범위	비 고
신규성	특허청구범위에 기재된 발명	출원전에 공개된 발명	동일성
진보성	특허청구범위에 기재된 발명	출원전에 공개된 발명	용이 발명성
선원주의	특허청구범위에 기재된 발명	선출원의 특허청구범위	동일성
확대된 선원주의	특허청구범위에 기재된 발명	선출원의 명세서 전체	동일성	발명자, 출원인 동일시 적용 X

 

10.   특허출원 심사 절차

방식 심사 → 출원공개 → 실체 심사 → 특허 결정 → 등록 공고

 

IV.  4. ‘직무 발명’이란?

1.      종업원 발명의 분류

  1)     자유 발명 : 사용자의 업무범위에 속하지 않는 발명

  2)     업무 발명 : 사용자의 업무범위에는 속하나, 종업원의 업무범위에는 속하지 않는 발명

  3)     직무 발명 : 사용자의 업무범위 및 종업원의 직무범위에 모두 속하는 발명

자유 발명		업무 발명
		직무 발명

 

2.      직무발명이란?

  종업원이 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 현재 또는 과거의 직    무에 속하는 발명

3.      직무발명의 취급

  1)     사용자주의 : 사요자의 권리(프랑스)

  2)     발명자주의 : 발명자(종업원)의 권리 (영국,미국, 우리나라, 일본)

  3)     우리나라 : 발명자주의 (단, 사용자의 무상 통상실시권 이전)

4.      직무발명의 성립요건

종업원의 발명일 것	종업원 : 고용관계는 반드시 필요
성질상 사용자의 업무범위에 속할 것	업무범위 : 법인이 사업범위는 ‘정관’을 기초로 해석
종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것	과거에 수행한 직무도 포함

5.      직무발명의 성립요건

  1)     ‘종업원’ 등이 행한 ‘발명’일 것

               -    계약의 종류 및 내용 불문

               -    일시적.임시적 불문, 상근.비상근 불문

               -     법인의 임원, 공무원, 대학교수 : O

               -     단순한 보조자/관리자/후원자 : X

               -     일반적인 조언자(조력자) X

  2)     발명이 ‘사용자’등의 업무범위에 속할 것

               -     법률적으로 유효한 고용계약일 필요 없음

               -      사용자의 사업범위 내(법인의 경우, ‘정관’ 고려하여 판단)

               -      본래의 업무 달성을 위한 직.간접적인 업무 O

               -      국가의 모든 업무 X, 당해 공무원이 소속된 기관의 업무로 한정

3)     현재 또는 과거의 직무에 속할 것

                -      과거의 직무 : ‘동일 기업 내’에서 과거에 담당했던 직무를 의미

                -      퇴직 후 완성한 발명 : 자유 발명

                -      퇴직 전 완성한 후 퇴직후 발명 : 직무 발명 → 완성된 시점 기준

                -      신고하지 아니한 모든 발명은 사용자에게 귀속된다는 조항 : 공서양속 위반 (무효)